Marcas usadas por terceiros de boa-fé

Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.

Com base nesse entendimento, a 2ª Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu uma Hamburgueria chamada Bullguer, que foi questionada na Justiça por outro estabelecimento, detentor da marca Bull Burguer.

Inicialmente, a empresa foi condenada a se abster de usar tal expressão. No TJ-SP, porém, o resultado foi outro. Por maioria, a sentença foi reformada e a ação foi julgada improcedente. A decisão ocorreu em julgamento estendido e o relator sorteado, desembargador Ricardo Negrão, ficou vencido.

Prevaleceu o entendimento do relator, o desembargador Maurício Pessoa, de que não houve aproveitamento parasitário, confusão nos consumidores, nem concorrência desleal, não sendo necessária a abstenção de utilização da marca. A palavra Bullguer não pode ser tida como exclusiva da autora, pois não é esse o alcance dos registros obtidos no INPI. Não vem de uma marca de alto renome, conforme a Lei de Propriedade Industrial, artigo 125, e constitui expressão de uso comum no ramo em que atuam as partes.

A comercialização de hambúrgueres e congêneres, ligada ao sanduíche recheado de carne bovina, resulta o nome: "bull" = touro e "burger" = hambúrguer.

O registro da marca Bull Burguer pela autora perante o INPI, por si só, não é suficiente para a obtenção da proteção visada, seria necessário demonstrar a igualdade entre as marcas que, efetivamente, poderia causar confusão nos consumidores. No caso em questão, as duas possuem logotipos diferentes, não havendo dificuldade na identificação visual e utilização de nome comum. Como se trata de marca denominada pela doutrina como fraca ou evocativa, se permite o uso por terceiros de boa-fé.